¿Qué pasa si ya tenías registrada tu marca, pero hiciste un rebranding?

Hacer un cambio de imagen puede ser una decisión estratégica muy poderosa.

Quizá tu empresa creció, cambió su público o simplemente necesitabas renovar tu identidad visual para mantenerte vigente en el mercado.

Sin embargo, si ya tenías una marca registrada ante el IMPI, es importante saber que un rebranding no es solamente una cuestión de diseño: también tiene implicaciones legales.

¿Afecta el registro de marca si cambio mi imagen?

Sí, lo afecta. Y en pocas palabras hay que hacer un nuevo registro.

Aquí te va por qué: La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece con claridad que una marca debe usarse tal como fue registrada, sin modificaciones sustanciales.

El artículo 237, segundo párrafo, señala:

“El titular deberá declarar ante el Instituto el uso real y efectivo de la marca tal como fue registrada, señalando los productos o servicios específicos a los que se aplica.”

Esto significa que si hiciste un rebranding y ahora estás usando una identidad gráfica distinta (nuevo logotipo, colores, elementos visuales, incluso si el nombre permanece igual), ya no estás usando la marca tal como fue registrada, lo que puede poner en riesgo su protección legal.

¿Qué riesgos hay si no actualizas el registro?

1. Pérdida de derechos por falta de uso real y efectivo.
   Si al declarar el uso de la marca (obligación legal a los 3 años del registro), presentas pruebas con una imagen distinta a la registrada, el IMPI puede considerar que no hay uso válido y declarar la caducidad del registro.

2. Vulnerabilidad frente a terceros.
   Si estás usando una identidad que no está protegida legalmente, otra persona podría registrar algo similar y no tendrías forma de defenderlo si no tienes la protección adecuada.

3. Inseguridad jurídica.
   En caso de litigio o competencia desleal, no podrías probar que tienes derechos sobre la nueva versión de tu marca, lo que afecta tu posición comercial.

¿Qué hacer si hiciste un rebranding?

Si tu marca registrada ya no corresponde con lo que estás usando actualmente, lo más recomendable es:

1. Mantener el registro anterior, como antecedente histórico y respaldo legal.

2. Solicitar un nuevo registro de marca que proteja tu identidad gráfica actual.
   Incluso si conservas el mismo nombre, la nueva versión debe protegerse por separado si cambiaste el diseño, tipografía, colores o elementos figurativos.

¿Se puede registrar de nuevo el mismo nombre?

Sí, pero dependerá de cómo lo presentes:

• Si es marca nominativa (solo el nombre sin diseño), puedes proteger el uso del nombre en cualquier formato.

• Si es marca mixta (nombre + logotipo), deberás registrar la nueva combinación exacta.

• Si es marca figurativa (solo el logo), también puede protegerse de manera independiente.

Esto está sustentado en la clasificación de marcas reconocida por la ley y en jurisprudencia como la Tesis I.4o.A. J/91 del Semanario Judicial de la Federación:

“Las marcas mixtas combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un conjunto distintivo.” (Tesis 163087. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito).

En resumen:

• Cambiar la imagen de tu marca sí afecta tu registro.

• El IMPI exige que uses la marca como fue registrada.

• Si hiciste rebranding, es importante registrar la nueva versión para mantener tu protección legal.

• Tener varias versiones registradas te da mayor seguridad y cobertura comercial.

¿Estás por hacer un cambio de imagen o ya lo hiciste? En Bucle® te acompañamos para blindar tu estrategia legal y comercial, asegurándonos de que cada versión de tu marca esté protegida.

Por Mónica L. Rayas
Mtra. en Derecho Comercial y de la Empresa
Desde el 2015 registrando marcas en IMPI
Consultora Estratégica de Negocios
y Propiedad Intelectual en bucle®
Psicoanalista individual y de grupos

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